El Tribunal General de la Unión Europea hace rectificar a la EUIPO en el caso Palladium

Desde Casas Asin Abogados, expertos en patentes y marcas, este mes hemos analizado la Sentencia Del Tribunal General (Sala Quinta) de 15 de septiembre de 2021, que ha obligado a rectificar a la EUIPO en su resolución contra el recurso interpuesto por la entidad Residencial Palladium, SL, relativa a un procedimiento de nulidad de marca.

La lucha legal contra la Sala de Recurso de la EUIPO ha sido la clave para que la compañía Residencial Palladium, SL salga beneficiada de este conflicto jurídico, tras ver como desestimaban hasta en dos ocasiones su segunda solicitud de nulidad, contra una marca solicitada por el conocido Grupo Empresas Matute.

Este caso, dio comienzo el 30 de octubre de 2002, fecha en la que el Grupo Empresas Matute, solicitó ante la EUIPO, el registro de la marca nº 2915304 “Palladium Hotels & Resorts” (mixta) en clase 43, protegiendo servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal a nombre de Palladium Gestion, SL.

Fue entonces, cuando en 2006 la entidad recurrente, presentó la primera solicitud de nulidad contra la marca mencionada, la cual fue retirada en plazo por la propia recurrente. Y, once años más tarde, una segunda, en la que se alegaba mala fe en la solicitud de la marca contraria [Art. 59.1 b) del Reglamento 2017/1001] y derecho previo de uso [Art. 60.1 c) del Reglamento 2017/1001]. La cual fue desestimada, debido a que “la recurrente no podía presentar una nueva solicitud de nulidad basada en otros derechos anteriores que hubiera podido alegar en apoyo de la primera solicitud de nulidad.”

Fue el 12 de febrero de 2020, cuando la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el segundo recurso interpuesto por la recurrente. En ella solo se entraba a valorar si la División de Anulación había determinado correctamente la inadmisibilidad de la solicitud de nulidad aplicando el artículo 60.4, del Reglamento 2017/1001, relativo a las causas de nulidad relativa.

“El titular de alguno de los derechos contemplados en el apartado 1 o 2 que hubiera solicitado previamente la nulidad de la marca de la Unión o presentado demanda de reconvención en una acción por violación de marca, no podrá presentar otra solicitud de nulidad ni una demanda de reconvención fundada sobre otro de esos derechos que hubiera podido alegar en apoyo de la primera demanda.”

De ello, se dedujo que una solicitud de nulidad era inadmisible cuando se cumplían dos requisitos que exponemos a continuación:

• Cuando el solicitante de la nulidad haya presentado previamente una solicitud de nulidad contra la misma marca de la Unión.
• Cuando la nueva solicitud de nulidad se fundamente en el mismo derecho anterior o en otro derecho distinto del que estaba en la base de la solicitud de nulidad inicial, si hubiera podido ser válidamente alegado en esa solicitud inicial.

Al considerar que se cumplían ambos requisitos en el caso de autos, se declaró la inadmisibilidad de la solicitud de nulidad.

Fue entonces, cuando Residencial Palladium, SL recurrió ante el Tribunal General de la Unión Europea con la pretensión de anular la resolución impugnada.

Y así fue, el 15 de septiembre de 2021, el Tribunal declaró la anulación de la resolución, fallando que se había incumplido la obligación de motivación que tiene la Sala de Recurso de la EUIPO, dado que la falta de claridad y precisión “impedían evaluar las consecuencias del error de derecho cometido sobre la legalidad de la resolución impugnada”.

¿Cuáles son los fundamentos en los que se ha apoyado el Tribunal para determinar la existencia de un error de Derecho?

Esta resolución se fundamenta en el error de apreciación de la Sala de Recurso de la EUIPO, entre los artículos 60.4 y 63.3 del Reglamento 2017/1001:

• En primer lugar, el Tribunal concluye que cuando se alega el mismo derecho anterior recogido en los apartados 1 o 2 del artículo 60 del Reglamento 2017/1001 en apoyo de una nueva solicitud de nulidad, es aplicable el artículo 63.3 de este mismo Reglamento. La nueva solicitud de nulidad será inadmisible si tiene el mismo objeto y la misma causa e implica a las mismas partes que la solicitud inicial que fue objeto de pronunciamiento sobre el fondo que ha adquirido firmeza.

“La solicitud de caducidad o de nulidad no será admisible cuando la Oficina o un tribunal de marcas de la Unión, tal como se contempla en el artículo 123, haya resuelto entre las mismas partes, en cuanto al fondo de una solicitud con el mismo objeto y la misma causa, y esa resolución haya adquirido fuerza de cosa juzgada.”

• En segundo lugar, cuando se invoca un derecho anterior contemplado en los apartados 1 o 2 del artículo 60 del Reglamento 2017/1001 en apoyo de una nueva solicitud de nulidad, y que hubiera podido ser invocado como fundamento de la solicitud de nulidad inicial y no lo fue, resulta de aplicación el artículo 60.4 del Reglamento 2017/1001. Se inadmitirá entonces la nueva solicitud de nulidad.

De ello se desprende que la Sala de Recurso incurrió en error de Derecho al considerar que el artículo 60.4 del Reglamento 2017/1001 era aplicable tanto cuando se alegaba un derecho anterior diferente, como cuando se alegaba el mismo derecho anterior en apoyo de una nueva solicitud de nulidad.

Por tanto, esta resolución supone una victoria para la sociedad Residencial Palladium, SL, que consigue someter a la EUIPO, ante lo que se ha considerado un error de apreciación jurídico. Ello conlleva la anulación de la última resolución de la Oficina, para lo que deberá adoptar una nueva, tomando en consideración los fundamentos expuestos por el Tribunal.

Así las cosas, la marca en conflicto nº 2915304 “Palladium Hotels & Resorts”, hoy día sigue ejerciendo su actividad, a la espera de obtener una resolución firme sobre la solicitud de nulidad recibida.

Como abogados expertos en patentes y marcas, informar y estudiar estos tipos de asuntos relativos a la nulidad de marcas, supone un continuo aprendizaje de cara a futuros casos con nuestros clientes.