Las marcas renombradas y su protección

Conforme a la Ley de Marcas, podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y
b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

Antes de que el Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, de 27 de diciembre de 2018, procediese a la reforma de la Ley 17/2001, encontrábamos los conceptos de marcas notorias y marcas renombradas.

Con esta reforma, el artículo 8 de la Ley de Marcas modifica su redacción, y desaparece la distinción entre marca o nombre comercial notorio y renombrado, previéndose una sola categoría, la del renombre en España, si se trata de una marca española, y la del renombre en la Unión Europea, si se trata de una marca de la Unión.

La diferencia existente entre marca notoria y renombrada variaba en función del sector en el que la marca fuera conocida, tratándose de marca notoria cuando la marca era conocida “por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen”, mientras que se trataba de una marca renombrada cuando la marca o el nombre comercial eran conocidos “por el público en general”.

Según el actual artículo 8 de la esta misma Ley, no pueden registrarse como marcas signos que sean idénticos o similares a una marca anterior, independientemente de que los productos o servicios que pretende proteger sean idénticos o similares a aquellos protegidos por la marca anterior, cuando ésta goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea.

Son marcas por tanto marcas con renombre aquellas marcas conocidas por una parte significativa del público destinatario de los productos o servicios amparados por ella. Para determinar el conocimiento existente en el público se tomarán en consideración, por ejemplo, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla.

Es necesario, por tanto, que para que podamos estar frente a una marca que goce de renombre exista por parte de la misma una cuota de mercado importante o con una posición de liderazgo en el mercado que acredite la importancia de la marca en su sector, una intensidad de uso prolongada y constante con un volumen de ventas y una facturación acorde al renombre, una extensión que abarque todo el territorio nacional, así como haber invertido en campañas de publicidad intensas y amplias.

Lo que se consigue reconociendo el renombre en esas marcas, es permitir cumplan sus diversas funciones, garantizando la competencia empresarial y la transparencia, facilitando la protección del titular de la marca frente a actos de competencia desleal, y protegiendo los derechos e intereses de los consumidores, entre otras.

La protección ampliada y reforzada que gozan las marcas renombradas es el resultado del esfuerzo realizado por los titulares de las mismas para conseguir ese renombre, para posicionar sus signos distintivos como espejo de sus valores empresariales.

En CASAS ASIN trabajamos con especial tesón y detalle el renombre de las Marcas que confían en nosotros, recopilando pruebas, argumentando los escritos y enriqueciendo cada procedimiento con resoluciones anteriores con el fin de que se declare primero y se consolide después, el renombre de las marcas.