Importancia del uso de la marca
El registro de una marca otorga a su titular el derecho exclusivo a impedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares con la misma marca o utilizando una marca tan similar que pueda crear confusión.
La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas estipula en su artículo número cuatro la definición de marca, recogiendo textualmente:
“Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:
- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y
- b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.”
Así, atendiendo a la definición de marca, y su razón de ser, “distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas”, podemos afirmar que el uso de la marca es una característica intrínseca legal del signo que se usa como tal.
El derecho exclusivo al uso de la marca se otorga desde su solicitud, perfeccionándose dicho derecho cuando se produce la concesión firme del registro, aunque es muy frecuente, y un error importante, que las marcas se empiecen a usar incluso antes de la solicitud.
Tanto la legislación española por medio del vigente Ley de Marcas, como la europea, en virtud del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea, otorga un periodo de cinco años desde la publicación de la concesión del registro para que el titular marcario comience a usar la marca en la clase de productos y servicios para los que fue registrada, salvo causa justificada. En dicho plazo, podemos definir nuestra estrategia de marketing para dar a conocer a nuestra marca, invertir en publicidad, contratos de patrocinio, naming, etc.
A partir de ese momento, el uso de la marca se convierte en una obligación y su incumplimiento tiene consecuencias, la cancelación del registro marcario en cuestión. En este sentido, interesamos destacar que la caducidad no se produce de oficio por la Oficina de Propiedad Industrial que corresponda, si no que ha de ser solicitada a instancia de parte.
Este uso de la marca debidamente registrada del que venimos hablando, ha de ser real y efectivo, lo que exige que la utilización del signo en cuestión sea conforme a su función esencial, identificar, diferenciar y comercializar productos o servicios en el mercado. Para determinar si el uso es relevante debe valorarse caso por caso, atendiendo en especial a las siguientes premisas:
En primer lugar, que se trate de un uso efectivo de la marca, no de carácter simbólico, que tenga por finalidad exclusiva mantener los derechos que una marca confiere.
En segundo lugar que dicho uso, de acuerdo con la función esencial de la marca, debe estar relacionado con los productos o servicios concretos que se protegen, garantizando que el consumidor pueda identificar de manera correcta un determinado origen y diferenciarlo de otros productos o servicios de procedencia diversa.
En tercer lugar, el uso debe realizarse en el mercado concreto, donde los productos o servicios protegidos se presentan.
Y en cuarto y último lugar, deben tomarse en consideración todos los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de su explotación comercial.
El uso efectivo y real del distintivo debe tener lugar en el territorio donde se haya registrado la marca, de conformidad con el principio de territorialidad que rige en derecho marcario. El uso de la marca en una parte del territorio en cuestión (incluso en una parte reducida del territorio) será válido en la medida en que el titular de la marca demuestra que satisface la demanda de productos y servicios que la marca identifica.
Los medios de prueba aceptados por las Oficinas de Propiedad Industrial deberán ser valoradas en su conjunto para determinar el uso real y efectivo de las marcas. Desde nuestra firma CASAS ASIN destacamos a continuación aquellas pruebas que de conformidad a la legislación en vigor y a nuestra extensa experiencia son generalmente aceptadas por las Oficinas de Propiedad Industrial:
- Instantáneas de la marca en cuestión en establecimientos o puntos de venta donde se está comercializando la marca.
- Participación en ferias relacionadas con el sector empresarial que corresponda.
- Ejemplos de publicidad y promociones de la marca referida en: Campañas publicitarias y anuncios en TV, Prensa, Radio, Redes sociales, u otros medios de comunicación.
- Sponsors y Patrocinios realizados por la marca.
- Presencia de la marca en noticias o programas especializados de TV o Radio, así como en artículos de prensa.
- Repercusión en medios digitales y Redes sociales de la marca referida. (Seguidores, likes, interacciones de publicaciones…)
- Facturación de ventas.
- Facturación de la inversión destinada a publicidad.
- Facturación de gastos en distribución y demás actos destinados a comercializar la marca.
- Reconocimientos, certificaciones, premios, o galardones que haya recibido la marca.
- Estudios de mercado.
- Sondeos de opinión realizados en relación con la marca.
Interesamos destacar que si no se usa efectivamente la marca para algunos de los productos o servicios para los que se ha registrado, la marca será cancelada parcialmente para los productos y servicios inutilizados y se mantendrá el registro para los productos y servicios efectivamente usados.
Desde CASAS ASIN como despacho de abogados especializado en Propiedad Industrial estamos en disposición de ofrecerles un asesoramiento completo y personalizado sobre el procedimiento a seguir para proteger registralmente sus derechos marcarios en cualquier país del mundo de conformidad a la legislación local de cada país en cuestión.
